《商标法》第二十三条规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。” 第五十六条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”而所谓的“核定使用范围”则指商标注册时依据商标局发布的《类似商品和服务区分表》对商品和服务类别所做的区分。从上述法律规定可知注册商标应在核定使用范围之内使用,但并未明确注册商标超过核定范围使用的法律责任问题。那究竟应承担什么法律责任呢?本文欲通过整理相关法律规定,并结合案例给出答案。
商标持有人在核定范围之外的商品或服务上使用注册商标的,如该商品或服务落入了他人注册商标专用权的保护范围之内,且他人在先注册的商标与该商标构成相同或近似商标的,则此类擅自超出自身商标核定使用范围的使用行为构成商标侵权,应当承担停止使用、经济赔偿的法律责任。
典型案例:(2016)京0101民初19417号
【争议焦点】商标权利人对其商标超出核定范围的使用是否构成对他人商标权的侵害?
【基本案情】原告北京市交换空间装饰有限公司于2009年2月28日在第37类建筑信息、室内装璜等服务上注册“交换空间”商标,并与电视节目长期合作、大量宣传使其商标在室内装潢领域具有较高知名度。被告宜昌交换空间装饰工程有限公司于2012年1月28日在第40类木器制作、空气净化、水净化等服务上申请注册“交换空间”商标,与原告的商标相似,但核定使用的范围不同。原告北京市交换空间装饰有限公司发现被告未经同意,自2010年起擅自利用“交换空间”的商标开展装修业务,为一千多名客户提供装修服务,并进行大规模的宣传,获取巨大利润。原告北京交换空间装饰公司认为被告宜昌交换空间装饰公司的行为侵害其商标专用权,诉至人民法院请求判令被告承担停止侵害、赔偿损失的侵权责任。
【法院认为】被告宜昌交换空间装饰有限公司虽辩称被控侵权标识“交换空间”是对其第9071602号商标的正当使用,但该商标核准使用项目为木器制作、空气净化、水净化,结合被告的经营范围及涉案网站、微信公众号发布的内容,被告实际从事的是家居装饰、装修服务。从服务内容、目的、对象来看,通常情况下相关公众不会认为“木器制作”与“装修服务”属于同一种或者类似服务,因此被告的使用其注册商标“交换空间”显然超出了核定使用服务的范围,而与原告注册商标核定使用的第37类服务项目中的室内装璜属同类服务,属于侵害北京交换空间公司涉案商标专用权的行为,应就此承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。
参考法律法规 :
《商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条第(二)项、第六十条、第六十三条。
在商品或服务的销售流通阶段,消费者可以根据商标局网站上公示的商标信息查询其所购买商品或服务注册商标的相关信息,一旦消费者发现商品或服务使用的商标超出其核定使用的商品或服务类别的,可以认定该商品或服务的生产者、销售者虚假宣传,构成欺诈。消费者可以要求销售者返还价款并支付三倍的赔偿金,而该商标不正当使用的责任属于生产者的,销售者赔偿后可向生产者追偿。
典型案例 :(2012)江法民初字第8551号
【争议焦点】产品与商标的核定使用范围不一致,致使消费者购买了标注内容虚假的产品,此种情况下,销售者应否承担赔偿责任?
【基本案情】2012年11月4日,陈某某以103.5元的价格从重庆某连锁经营有限公司购置三瓶生产日期为2012年5月9日的“红蜻蜓”牌大豆油。该大豆油使用的注册商标“红蜻蜓”为重庆红蜻蜓油脂有限责任公司所有,在涉案大豆油生产时,该商标核准使用商品类别为第29类“色拉油”。在陈某购置大豆油外包装上显著使用了“红蜻蜓”商标,并特意标识“重庆市著名商标”。陈某认为商家超出“红蜻蜓”商标核定范围使用的行为构成对消费者的欺诈,遂向重庆市江北区人民法院提起诉讼,请求返还货款并进行赔偿。
【法院认为】注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。2012年5月29日前重庆市著名商标核定的“红蜻蜓”商标的商品范围为色拉油,而原告购买的于2012年5月9日生产的大豆油不属于2012年5月29日前重庆市著名商标核定的商品范围。被告重庆某连锁经营有限公司销售了标注内容虚假的商品,误导消费者作出不真实的意思表示,其行为已构成欺诈。对原告要求退货及赔偿的诉讼请求,本院予以支持。
参考法律法规 :
《商标法》第五十六条
《消费者权益保护法》第八条、第二十条、第四十条、第四十八条、第五十五条
如上文所述,如超出核定范围使用商标落入他人商标权的使用范围,则会构成商标侵权,但即使在超范围商品或服务上没有他人享有商标专用权,超出核定范围使用商标者也可能面临行政处罚。即如果在超出核定范围的商品上标注了“注册商标”或“®”标识,则是一种冒充注册商标的违法行为。上述行为虽然并未侵犯其他商标权利人的注册商标专用权,但违背了商标法有关规定,工商行政管理部门有权依法予以制止、限期改正,并可以予以通报或者处以罚款。
如果商品或服务的制造、销售者针对冒充注册商标的商品或服务,在媒体或商业活动上直接或间接地进行推销,甚至标注类似“全国十大品牌”等虚假宣传口号,试图以虚假的内容欺骗、误导消费者的,则构成虚假广告。工商行政管理部门有权予以责令停止发布广告、消除影响、罚款(广告费用三倍至十倍)、吊销营业执照、一年内不受理广告审查申请的行政处罚。
典型案例 : 邵阳县食药工商质量监管局查处以非注册商标假冒注册商标案
【基本案情】2018年6月8日,邵阳县食药工商质量监管局接到群众举报,黄亭市镇一板材店将未注册商标假冒注册商标使用。经调查核实,该板材店在其销售的板材上印有“香港雪岑”商标文字,并标注“中国十大品牌”。但该商标未向国家工商总局商标局提交过注册商标申请,即“香港雪岑”并非注册商标,更未被授予“中国十大品牌”称号。
【处罚结果】邵阳县食药工商质量监管局根据《行政处罚法》和《中华人民共和国共和国商标法》的相关规定,对涉案板材店作出限期改正违法行为,并处相应罚款的行政处罚。
参考法律法规 :
《商标法》 第五十二条、《商标法实施条例》第六十三条;《广告法》第二十八条、五十五条
商标持有人超出核定范围使用商标的,一般有以下两种情况。
其一,申请商标时以实际经营的商品或服务为限,但在经营中商品或服务的类别发生了变化。这种情况较为普遍,随着商标持有人产品或服务的转型升级,可能会因产生复合产品或附加服务而超出商标注册时的商品或服务范围。如一家奶茶饮品店在第30类茶、茶叶代用品等商品上申请注册商标。随着店面经营规模的扩大,这家奶茶店在店内设置了有供客户享用饮品的桌椅,为了强化品牌,该店在店铺招牌、店内装潢、宣传单及塑料杯上均载有注册商标,客户在店内消费除了获得该店提供的商品外,更多的是获得了该店铺提供的餐饮服务。虽然这种做法是生产经营的常态,但从法律上,该奶茶店的在餐饮服务上使用注册商标的行为超出了其注册商标的核定范围,构成对其他餐饮服务企业的商标侵权(参考案例(2015)中中法知民终字第62号)。
其二,也有一些商标申请人为了规避他人在先注册的商标,攀附他人的商誉,而选择在其他类别的商品或服务上申请注册与他人注册商标相同或相似的商标。这种做法虽然得以使商标顺利注册,在名义上获得商标专用权,但实则是为了在相同或近似商品上使用他人的注册商标。一旦商品或服务投入生产和流通,则极有可能面临上文所提到的法律风险,且目前我国商标法对这种恶意攀附他人的商誉,严重违反诚实信用原则的行为予以严格的制裁,最终使得商标申请人得不偿失。
针对这种情况,笔者建议:
1、申请人申请注册商标时应尽量考虑周全,结合企业经营规划及产品的转型升级方向对商标申请进行合理布局,如有需要可同时在多个商品或服务类别上申请注册商标;
2、商品或服务提供者发现注册商标的使用超出核定范围后应及时申请注册,如他人已先行注册,应注意规范使用注册商标,在超出核定范围的商品上不单独突出使用注册商标,不得进行具有独立商业目的的使用,从而避免承担上述法律责任;
3、现行法律对商标专用权的保护严密而神圣,商标的申请和使用定要遵循诚实信用原则,切勿妄图投机取巧!