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关于新商标法中“不以使用为目的”的类型分析


 

2019年4月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了对《中华人民共和国商标法》的修改的决定,修改条款自2019年11月1日起施行。第四次修改中,“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”条款(以下简称“新条款”)备受瞩目。

 

本文拟结合行政决定、司法判例等对该条款在商标申请阶段的理论与实践意义展开讨论,以抛砖引玉。

 

明确规定商标申请以使用目的为前置条件
 

 

旧法规定的商标注册条件

新法拟定的商标注册条件

要件须符合法律规定

即申请人、商标名称、商标图样、商标注册范围等符合规定。

要件须符合法律规定

即申请人、商标名称、商标图样、商标注册范围等符合规定。

商标具备显著性

商标申请以使用为目的且善意

商标不得违反禁用条款

商标具备显著性

商标不与他人在先权利相冲突

商标不得违反禁用条款

 

商标不与他人在先权利相冲突

 

对比可见,新法增加了“以使用为目的的善意申请”要件,第一次以法条的形式明确了生产经营者的申请行为应满足合理性和正当性的要求。

 

在商标注册取得制度下,商标注册并不要求以使用为前提,商标审查部门也不能以商标未使用为由直接驳回申请人的商标注册申请,甚至对于那些无明显使用意图的申请也缺乏充分的法律依据予以驳回,只能通过核准注册后的无正当理由三年不使用撤销或无效宣告程序等进行事后补救。修改后的新法无疑将弥补了这一立法空白。

 

对于有注册商标需求的企业和个人而言,注册商标的根本目的应在于将商标用于注册的商品、商品包装或容器以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展以及其他商业活动中,使注册商标发挥识别商品来源的功能。换言之,不以发挥基本识别功能为目的的商标注册不具有合理性和正当性。

 

经过申请程序核准注册的商标范围明确、权利完整、具有公信力,有助于商标法律关系的稳定,“以使用为目的且善意”要件的添加与商标法第七条规定的诚实信用原则相呼应,对没有使用意图的商标注册形成了一定的威慑,能够有效抑制囤积倒卖商标牟利、恶意占用注册资源的行为。

 

不以使用为目的的恶意注册类型
 

 

新条款对商标主体提出了更高的要求,那么哪些类型的商标申请是我们应当避免的呢?北京市高级人民法院于2019年4月24日对外公布的《商标授权确权行政案件审理指南》第7项第1点对《商标法》第四条的适用作出了具体规定。

 

(1)申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标,且情节严重的

 

参考案例:株式会社资生堂诉国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一案(以下简称怡丽丝尔案) 

 

案号:(2016)京73行初1163号

 

(信息来源:国家知识产权局商标局 中国商标网)

 

北京知识产权法院审理后认为第三人马万春注册了多达50件商标,其中不乏“杜莎夫人”、“MeidiQi美第奇”等多枚意图较为明显的抄袭他人高知名度标识的商标,且鲜有实际使用。鉴于此,法院根据原告资生堂的举证,引证商标二(第3654977号“怡丽丝尔”商标)与引证商标三(第3654978号“怡丽丝尔”商标)在中国已具备相当程度的市场知名度,认定马万春在申请注册诉争商标时,应当知道却故意在其他类别商品上注册诉争商标(第5086142号“怡丽丝尔YILISIER及图”商标),系以其他不正当手段获取诉争商标的注册。第三人马万春的前述行为,客观上所注商标数量巨大,主观上已违背了市场经营者应遵循的诚实信用原则,具备法律上的可责性。

 

 

 
 

案例简析:在怡丽丝尔案中,北京知产法院未支持资生堂公司近似商标及驰名商标保护的诉讼理由,而是引用2013年商标法修改之前第四十一条对注册不当的有争议的商标的处理规定,认定争议商标申请人马万春的商标申请行为已超出其作为一般市场经营者对注册商标的需求,违背了诚实信用原则。待新商标法实施后,法院可从其恶意攀附他人商誉、抄袭他人具有较高知名度商标且鲜有使用的申请行为直接认定其申请注册商标不具有使用目的,不应注册。

 

(2)申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标,且情节严重的

 

参考案例:北京三友知识产权代理有限公司与东莞市三友知识产权服务有限公司侵害商标权纠纷(以下简称三友商标案)

 

案号:(2017)粤73民终1号

 

东莞市第一人民法院审理后认定被告东莞市三友知识产权服务有限公司在其网站上使用“三友知识产权”、“SanyouIntellectualProperty”、带有“sanyou”的图文标识以及“关于三友”等内容中所含的服务标识“三友”、“sanyou”,与原告的注册商标“三友”、“ SANYOU”的主要部分相比对,已经构成相同或近似,而原告持有的“三友”、“SANYOU”注册商标,经过原告在国内外主流专业媒体上的长期宣传,在行业内已经具有一定的知名度和显著性,且被告与原告处于同一行业,被告所提供的服务类别、方式、目的、对象等均与原告相同,进而很可能导致相关公众对服务的来源产生误认或者认为被告与原告之间存在某种特定联系,容易造成二者的混淆。因此,被告未经原告允许,在同种服务活动中使用与原告注册商标相同或近似的上述服务标识,已经侵害了原告的注册商标专用权。

 

 

 
 

案例简析:在三友商标案中,被告东莞市三友知识产权服务有限公司与权利人北京三友知识产权代理有限公司处于同一行业,在申请注册商标时本应尽到合理审慎的注意义务,主动避让在先相同或近似的商标,然东莞三友仍提出“三友知识产权”、“SanyouIntellectualProperty”、带有“sanyou”的图文标识以及“关于三友”等商标的申请,企图攀附北京三友的知名度,其申请行为本身不具善意,属于新商标法第四条规定的应当驳回的情形。

 

 

(3)申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标,且情节严重的

 

参考案例:再审申请人李隆丰与被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会商标争议行政纠纷再审审查(以下简称海棠湾商标案)

 

案号:(2013)知行字第42号

 

最高人民法院通过审理后认为,从商标法第四条规定的精神来看,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。

 

根据商标评审委员会及原审法院查明的事实,在李隆丰申请注册争议商标之前,“海棠湾”标志经过海南省相关政府机构的宣传推广,已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称,其含义和指向明确;李隆丰自己在接受媒体采访时也承认是在看到报纸报道香港著名企业家将参与开发海棠湾的消息后,认为该标志会非常知名、作为商标会具有较高的价值,因而才将它申请注册为商标。

 

 

 
 

案例简析:在海棠湾商标案件中,李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力,觊觎海棠湾标志较高的商业价值,抢先申请注册多个“海棠湾”商标,其行为不具备注册商标应有的正当性,与新条款规定相悖。值得注意的是,海棠湾案是最高法院较早的将旧商标法第四条的立法目的进行扩张性解释,突出商标使用是商标注册的合理性和正当性基础,并依此作出裁决,具有重要的指导意义。

 

 

(信息来源:国家知识产权局商标局 中国商标网)
 
在海棠湾商标案件中,法院还查明,李隆丰在除案涉争议类别第43类外的商品或服务上申请注册了“海棠湾”商标,还在多个类别的商品或服务上注册了“香水湾”、“椰林湾”等30余件商标,其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。其恶意大量注册、囤积商标的行为,缺乏真实使用意图,属于不正当占用公共资源,扰乱了商标注册秩序。

 

(5)大量申请注册商标缺乏正当理由,且未能对主张具有真实使用意图提交证据证明

 

参考案例:江苏领跑创意产业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他纠纷(以下简称苏香国色商标案)

 

案号:(2018)京73行初714号

 

北京知识法院审理后认为原告通过转让或申请注册等方式持有包括诉争商标(第7261183号“苏香国色”商标)在内的多枚含有“苏”字的商标,但在评审阶段及诉讼阶段均未提交证据证明上述商标的使用情况。原告另在多个商品和服务类别申请注册了包括与他人知名商标相同或近似在内的“春之蓝”、“龙之蓝”、“雪之蓝”等多件商标,且并未对其申请注册大量商标的行为作出合理解释或说明。 

  

      

 
 
案件简析:在苏香国色商标案件中,江苏领跑创意产业有限公司大量注册商标难谓具有真实使用意图,其行为具有明显恶意,如任由其继续注册,无疑削减了其他有使用需求的正当申请人的注册资源,引起不公。类似情况,如上海隽畅信息技术有限公司及相关利益共同体共申请注册县级以下行政区划名称商标近5000件,因申请具有不正当占用公共资源意图,被商标局依法予以部分驳回。可见,对于明显缺乏真实使用意图的大量申请商标局已经从严审查,相信在新法实施后商标局进一步引用第四条予以驳回,如申请人能够提供证据证明其具有真实使用的意图,仍可以在评审和诉讼阶段进行私力救济。如此一来,可有效抵制恶意申请人的不正当申请,维护正常的商标秩序,同时也能够大幅度提升商标行政机关的审查效率,方便其他有使用需求的市场主体能够尽快获得商标专用权的保护。
结语
 

 

修改后的新法无疑对肃清整个商标注册的环境有益,但具体到实际操作中,商标局应该如何确认商标申请人的申请是以使用商标为目的且善意的?

 

笔者建议,商标局应尽快完善相关商标审查与审理标准,明确商标法第四条的适用范围,完善制止无使用目的的恶意注册申请的保障机制,如建立和完善不以使用为目的的恶意注册的黑名单,与司法机关达成统一战线,让无使用目的的恶意申请无缝可钻,也方便其他市场主体及代理机构能够依章程申请注册商标和进行维权,节约成本。