典型案例分析|“小米VS小米生活”商标侵权及不正当竞争纠纷案江苏坤象律师事务所

2019年12月31日，小米科技有限责任公司与中山奔腾电器有限公司等相关方的侵害商标权及不正当竞争纠纷一案尘埃落定，江苏省高级人民法院判决驳回中山奔腾公司的上诉请求，维持原判。

本文将结合“小米VS小米生活”商标侵权及不正当竞争案，就驰名商标的认定和侵权损害赔偿数额的计算进行讨论。

【案情回顾】

2018年11月13日，小米科技有限责任公司（以下简称小米科技公司）与小米通讯技术有限公司（以下简称小米通讯公司）以侵害其商标专用权及对其构成不正当竞争为由向南京市中级人民法院起诉中山奔腾电器有限公司（以下简称中山奔腾公司）、中山独领风骚生活电器有限公司（以下简称中山生活电器公司）及麦大亮等，请求法院判令被告停止侵权及不正当竞争、确认被告侵权、消除侵权影响、赔偿损失5000万元及合理支出41.4198万元的诉请。事实和理由主要为其第8228211号“小米”商标经过长期广泛使用已达到驰名状态，被告实施了侵犯驰名商标专用权的行为，且被告进行了虚假宣传的不正当竞争行为。

被告中山奔腾公司、中山生活电器公司提出了：小米商标在2011年11月23日前不具有知名度，未达到驰名程度，不应适用驰名商标跨类保护；其使用自己的“小米生活”注册商标的行为不构成侵权；中山生活电器公司（原名中山米家生活电器有限公司）将“米家”登记为企业名称较早原告，其没有攀附恶意，其从未作虚假宣传，不构成不正当竞争，原告要求赔偿损失及合理费用的主张没有事实和法律依据等答辩意见。

南京中院、江苏高院两审法院均认定在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前，涉案“小米”注册商标已达到驰名状态，中山奔腾公司、中山生活电器公司、麦某某的涉案行为构成商标侵权和不正当竞争，应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等责任。

【案件分析】

“小米VS小米生活”商标侵权及不正当竞争案广受关注，该案的难点在于“小米”商标能否实现跨类保护及侵权损害赔偿数额的计算标准，即“小米”商标在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前涉案“小米”注册商标已达到驰名状态和实现跨类保护后被告应承担何种具体的法律责任。

关于商标驰名认定

根据《商标法》第十三条、第十四条、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定，当事人可以通过工商、行政、诉讼三种途径申请审定驰名商标。在认定驰名商标时，主要考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商享有的市场声誉、该商标的持续使用时间、使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等、该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围、该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。

就本案而言，原告小米公司系通过第三中途径提出认驰申请。法院在审核“小米”商标是否达到驰名状态时主要从上述几个方面考虑，具体来看：

（1）“小米”商标成功注册后，小米手机投入市场后，在短时间内形成较高知名度、关注度，影响力较大。一方面表现在发行方式上，小米手机在发布、上市前允许手机发烧友参与手机系统的开发、提出意见建议，吸引了数量较大的相关公众对小米手机保持关注，另一方面表现在销售模式和销量上，原告小米公司在销售中采取了集中预定销售的方式，在短时间内销售近40万台手机，这些手机投入市场并进入消费者手中，增加了相关公众对“小米”品牌及品质的认知。

（2）“小米”商标自注册后持续使用，原告在相关产品方面的销售收入也连年大幅增长。

（3）原告通过报纸、期刊、电视节目及网络媒体等多种媒介以发布广告、赞助电影等多种形式宣传自己及其小米手机，相关广告费用支出也呈连年上升趋势，甚至达到亿元量级，“小米”商标也在长时间大范围的宣传中深入人心。

（4）原告积极阻止其他主体在不同类别上模仿申请注册与原告的“小米”商标近似商标的行为，在原告提出异议后，国家商标局及商评委均作出支持原告的争议商标不予注册决定或宣告商标无效的决定。对于侵犯原告商标专用权的行为，原告也积极采取工商投诉、民事/刑事诉讼等途径予以打击。经过常年累月的主动维权，“小米”商标家喻户晓，获得了极高的知名度和影响力。

（5）自2011年以来，原告及其品牌、法定代表人先后获得多项荣誉，特别是2011、2012年获得各项荣誉，是对此前原告、小米品牌、小米手机的知名度、美誉度、影响力的充分认可和肯定。

整体来看，两院在认定“小米”商标驰名时基本是按照商标法第十四条的规定，但是有一个细节不容忽视，“小米”商标的注册时间为2011年4月28日，被告的“小米生活”商标申请注册的时间为2011年11月23日，而参照《驰名商标认定和保护规定》第九条之规定，审核商标是否驰名的时间点为被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期或在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期，而本案中法院在认定时综合分析了“小米”商标在2011年11月23日前、后的使用证据，对于原告及其品牌在2012年的宣传、荣誉情况等能够补强证明该时间点商标驰名状态的使用事实酌情予以了考虑，综合衡量商标法等法律法规司法解释规定的各项因素对小米商标驰名事实进行客观、全面审查，真正做到了坚持个案认定的原则，肯定商标驰名的事实系一个动态变化的状态。最终促成“小米”商标在注册之日起七个月左右被认定为驰名商标，突破了《驰名商标认定和保护规定》中关于持续三年或五年等相关内容的限定，具有一定指导意义。

关于侵权损害赔偿数额计算

《商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。即侵犯商标专用权的赔偿数额有五种方式计算：①权利人因被侵权所受到的实际损失；②侵权人因侵权所获得的利益；③商标许可使用费的倍数；④一倍以上五倍以下惩罚性赔偿；⑤法定赔偿，同时包含权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

就本案而言，法院采用的第一和第四种相结合的方法，在被告侵权获利额为赔偿基数上，按照三倍酌定损害赔偿额。具体来看，对侵权获利额计算上，南京中院采信了原告利用假定法（假定被告店铺评论数量即为销售数量）、侵权产品销售数量乘以单位利润等方式方法计算出的被控侵权产品的销售总额为76153888.8元，并就其中的被告自营店销售额与平台调取的数据进行对比，推断上调被告店铺实际销售被控侵权产品的总额为83157636元。随后，又采用行业平均法，参考国内小家电行业的毛利率，确认两被告公司制造、销售被控侵权产品的利润率为33.35%，侵权获利额为27733071.6元。而江苏高院参考被告经销商进货价格，酌情按照经销商销售额的6折计算非被告直营店的19家经销商的销售额为31392786元，调整被告侵权获利额为20396264.1元，又结合“小米生活”商标被无效宣告后被告仍持续宣传和销售被控侵权商品的侵权恶意、被告通过多家电商平台和众多店铺销售多种多样的侵权商品而原告仅以某一款侵权产品计算侵权数额、“小米”商标为驰名商标而“小米生活”产品质量问题频出损害“小米”商标声誉等情况，按照三倍酌定该案损害赔偿数额，最终对原告赔偿5000万元的诉请予以全额支持。整体来看，两级法院在确认侵权损害赔偿数额方面，细致地列明了对被告侵权获利的计算方法，既考虑到侵权人销售特点，又全面分析侵权人的恶意程度和侵权规模，进一步明确了影响惩罚倍数的相关因素，对于类似裁判标准的运用及赔偿数额的计算具有参考意义。

【总结】

“小米VS小米生活”商标侵权及不正当竞争案系南京中院和江苏高院贯彻严格知识产权司法保护理念的典型案例，在认定侵权获利数额及适用惩罚性赔偿方面具有参考意义。同时，本案充分考虑了“小米”品牌影响力在互联网模式下的传播速度，统筹考量商标法规定的各项驰名因素，对“小米”商标的驰名度进行了客观、全面地认定，也为类似品牌的维权和驰名认定提供了借鉴意义。此外，我们也不难发现“小米”的胜利并非一日之功，完善的知识产权管理和保护体系为此奠定了坚实的基础，良好的品牌效应既源于权利人对品牌商品的精心经营，也得益于权利人前赴后继地打击侵权，知识产权俨然成为企业自主创新、持续发展的源动力。