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关于地理标志证明商标侵权认定标准的讨论


 
01
地理标志证明商标的含义
 
 
根据《商标法》第三条规定,证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。《商标法》第十六条第二款规定,地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。而根据《商标法实施条例》第四条第一款的规定,地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。因此,地理标志证明商标是一种特殊类型的证明商标,是证明使用该标志的某商品来源于其所标示的地区,而该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的商标。
 
 

02

地理标志证明商标侵权认定标准
 
 
关于侵害地理标志证明商标的判断标准,实践中存在着不同的观点。
 
观点一:地理标志证明商标的侵权认定标准与普通商标的侵权标准都可以统一为混淆可能性标准,均应适用《商标法》第五十七条的规定。需要说明的是,随着商标功能的不断增加,混淆的语义范围在不断扩大,在普通商标侵权判定中主要体现为对商品或服务提供者的混淆,在地理标志证明商标的侵权判定中则指对商品产地及相关品质特征的混淆或误认。
 
观点二:与普通商标相比,一方面地理标志证明商标的使用主体范围较小,仅限于符合地理标志证明商标管理规则且履行一定申请程序的主体;另一方面,地理标志证明商标具有较强的群体性和稳定性,位于特定产区的且符合商标使用规则的产品承载了特定区域内群体的商誉,其产品因严格遵守统一的标准和受到监督而获得稳定的品质保障。故地理标志证明商标侵权认定标准也存在特殊性,集中表现为:
 
(一)以消费者对商品的特定质量、信誉或者其他特征等产生误认而非混淆为侵权认定标准
 
参考案例:(2015)京知民终字第991号
 
二审法院认为:“《商标法实施条例》第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量 、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
 
根据上述规定,证明商标与商品商标不同,并非标示商品来源的标识,而是标示商品的原产地等特定品质的标识。换而言之,证明商标并非表明商品来源于证明商标的注册人,而是由证明商标注册人证明商品的原产地等特定品质。所谓证明商标专用权,与商品商标专用权亦有所不同,证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标,而只能准许其他人使用该证明商标。是否侵犯证明商标权利,不能以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆作为判断标准,而应当以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认作为判断标准。”
 
笔者分析:
普通商标侵权中的“混淆”指消费者对商品或服务的具体来源产生混淆,而地理标志证明商标侵权中的“混淆”则指消费者对商品具有地理标志证明商标所表示的特定品质(即特定质量、信誉或其他特征)产生混淆。如在部分地理标志证明商标侵权案件中,涉案侵权人均拥有自己的注册商标,甚至在显著位置标注了自己的注册商标,这种情况下消费者并不会对商品的具体来源产生混淆。但因商品上同时标注了与地理标志证明商标相同或近似的标志,消费者仍可能会误认该商品属于某种地理标志产品,具有相应特定品质。如在第(2020)苏民终398号案件中,两审法院均认为虽荣安堂公司在涉案茶叶包装上使用了“图片”商标,能够区分商品来源,但地理标志证明商标不同于普通的商品或服务商标,其是用来标示商品原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的商标,其设置和注册的目的是为了向社会公众证明某一产品或服务所具有的特定品质,而非用以区分商品或服务的来源。荣安堂公司同时在涉案茶叶的外包装盒中间位置使用了带有西湖字样的“图片”图案文字组合,下方标识了“龙井茶”文字,该图案文字组合使用与“图片”商标构成近似,容易使相关公众误认为涉案产品产自“西湖龙井”产区,或者与“西湖龙井”茶存在关联,导致相关公众对商品产地等产生混淆、误认,故对其辩解理由不予采纳。
 
(二)描述性使用的限制
 
参考案例:(2014)园知民初字第00063号
 
法院认为:“至于被告所提出的“盱眙”为地名,原告无权禁止他人使用“盱眙龙虾”四个字的抗辩主张,实质上主张其店铺对“盱眙龙虾”字样的使用构成正当使用。根据《商标法实施条例》的相关规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
 
本案中,正当使用的前提是涉案店铺提供的龙虾产品来源于江苏省盱眙县这一特定事实,但被告制作、销售的龙虾并非来源于此,故本院认定涉案店铺在提供餐饮服务时使用“盱眙龙虾”四个字的行为不构成合理使用,而构成对原告涉案证明商标专用权的侵犯,应当承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。因原告已撤回第一项诉请,故本院对停止侵权的民事责任不再判明。”
 
笔者分析:
对于普通商标而言,如商标法第59条规定的商标的描述性合理使用或叙述性使用可用于抗辩或阻却商标权人的侵权主张。然而地理标志证明商标中的地名常常具有较强的显著性和较高的知名度,在商品上使用地名时,作为地理标志证明商标的识别度更高,易使消费者误认为商品具有地理标志证明商标标识产品的特定品质。
 
鉴于上述情况,商品提供者在商品上使用地理标志证明商标中的地名时应当也应受到一定限制。一方面,对地名的使用应为非商标性使用。即商品的包装应符合行业惯例或标准、标签的使用规范,文字排版、标注的位置也应符合客观恰当;另一方面,商品提供者使用地名时主观上是善意的。即使用的意图应为为描述商品来源的客观情况,使用方式上避免突出标注等,不会造成消费者误认等。反之,超出一定限度的使用则极有可能被认定为侵权,如在(2016)鲁民终812号案件中,法院认为永超超市将“五常”二字突出标注与所生产的大米外包装上,构成商标意义上的使用,超出了描述性合理使用的限制,侵犯了五常大米协会的“五常大米”地理标志证明商标专用权。
 
(三)允许部分未经许可的使用
 
参考案例:(2020)苏02民终2030号
 
二审法院认为:“根据《商标法》第三条、第十六条、《商标法实施条例》第四条规定,证明商标不同于普通的产品或服务商标,其是用来标示产品原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的商标,其设置和注册的目的是为了向社会公众证明某一产品或服务所具有的特定品质,而非单单用以区分产品或服务的来源。证明商标的注册人应当允许产品符合证明商标所标示的特定品质的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标,不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求,但其产品确实产于证明商标所标示产地、具有证明商标所代表的品质或使用了证明商标所证明的原料、制造方法的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标的权利。证明商标的使用人则应就其使用证明商标的产品确实来自证明商标所标示的产地承担举证责任,否则即需承担举证不能的法律后果。”
 
笔者分析
对于符合地理标志证明商标的使用管理规则的商品,因未造成消费者的误认,即使怠于履行申请等使用手续,也应认定商品提供者构成正当使用。
 
但该观点在实践中也存在一定争议,部分法院则作出严格的限定。如在第(2015)粤知法商民终字第158号案件中,法院认为:“即使周燕玲所称的茶叶的来源地属实,其亦无权未经权利人许可擅自使用与“西湖龙井”相同或相似的证明商标,故周燕玲的行为显然属于违反商标法的行为,应当依法承担相应的法律责任。”
 

03
总结
 
 
虽然法律、司法解释等未对普通商标与地理标志证明商标的侵权标准做区分性规定,但司法实践中已在对地理标志证明商标进行侵权判断时考虑其特殊性,初步形成了如下思路:
 
(1)判断使用地理标志证明商标的商品是否符合地理标志证明商标管理规则,能否保证地理标志证明商标产品的质量、声誉或其他特征;
 
(2)判断商品提供者对地理标志证明商标的使用是否恰当。如在使用地名时没有突出使用,也在产品显著位置标注自有注册商标的,不应认定为对地理标志证明商标的不当使用;
 
(3)商品提供者对地理标志证明商标的使用是否造成消费者对产品的产地、工艺、质量或其他特定品质的误认,是否构成对地理标志证明商标的侵权。同时,可参考普通商标侵权案件的审理思路,考虑产品的近似程度、商品提供者的主观善恶、商标的知名度和显著性等因素对侵权判定的影响。