职务发明的“相关性”认定的三点规则江苏坤象律师事务所

根据国家知识产权局近期发布的2020年1-11月知识产权主要统计数据，2020年1-11月我国发明专利申请、实用新型专利申请、外观设计专利申请等三类专利申请量总和突破482.9万件，其中，以发明专利申请为例，职务发明申请量占比89.8%。

可见，在我国专利申请（特别是发明专利）中，职务作品占据主要地位，与职务发明相关权属纠纷也日益增多，职务发明的认定成为业内所关注的热点问题。根据我国《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十二条的规定，职务发明主要是有执行本单位的任务所完成的发明创造，以及主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造两大类，其中执行本单位的任务所完成的发明创造中又具体包括三种情形（详见下图）：

针对上述“执行本单位的任务所完成的发明创造”，法院在认定涉案专利为职务发明创造时，不可避免地要论证涉案专利与员工本职工作或单位分配任务之间的“相关性”。现有法律只规定了简单的“有关”两字，其本身含义较为宽泛，给裁判者留下了较大的自由裁量空间，何为“具有相关性”以及如何证明“具有相关性”，成为了此类职务发明的权属纠纷案件的主要争议点和难点。笔者通过检索分析已有案例，总结归纳法院认定职务发明的“相关性”的三点规则，以供同类型案件参考。

规则一、涉案员工的本职工作或单位分配任务内容需具体明确且与涉案专利直接相关

从法律规定的本身含义及众多案例的审理思路来看，“相关性”所要比对的对象是涉案员工的本职工作或单位分配任务内容与涉案发明创造内容的比对。根据我国专利申请制度，发明和实用新型专利的内容是指一项新的技术方案，涉及到该项发明创造的技术领域、要解决的技术问题、采用的技术手段以及所达到的技术效果等较为细节的内容。

而需与之相对比的涉案员工的本职工作或单位分配任务，如果原告（用人单位）所举证的内容过于宽泛、模糊，例如只证明“该员工在职期间从事技术研发岗位”，而不能具体到涉案员工在职期间曾参与的某一技术项目或技术方案的研发工作，则很可能导致涉案员工的本职工作内容与涉案发明创造内容的无法进行有效比对，从而无法证明两者具有“相关性”。此外，涉案员工的本职工作或单位分配任务内容是否与涉案专利具有相关性，还需要在涉案员工的具体工作职责范围内作详细的论证，且需要达到直接相关的程度，而不能随意地对涉案员工的工作范围做扩大解释，如果两者只是具有一定的关联性，但仍存在明显区别，则法院可能认定两者不存在相关性。

【参考案例】在（2019）最高法知民终962号案件中，上诉人（一审原告）玉宇公司认为被上诉人（一审被告）沃泽公司名称为“一种用于圆杆工件镀膜设备及其镀膜工艺”的发明专利申请权应归其所有，原因为涉案专利的发明人付世一曾在玉宇公司任职，付世一离职后创办沃泽公司，并在离职后的一年内申请涉案专利，涉案专利与付世一在原单位担任的本职工作相关，涉案专利的申请权应为原单位所有。该案经一审、二审审理均驳回了玉宇公司的诉讼请求，法院认为虽然经查明涉案员工付世一确实在玉宇公司任职期间负责汞灯等灯具产品的质量改进、技术开发工作，但涉案专利涉及的技术方案为加工制造灯具零部件的机器设备，不属于对灯具生产技术的改进，付世一在玉宇公司实际承担的工作内容有一定联系，但亦存在明显区别，不应视为付世一在玉宇公司承担的本职工作。据此，涉案专利申请权不应归属玉宇公司。

规则二、“相关性”的比对结合技术领域、技术问题、技术手段三方面一一论证，但不苛求达到完全相同或等同的程度

在审查涉案员工在原单位的人事关系、职责范围和工作任务的具体内容之后，按照目前大部分司法判例的审理思路，接下来法院将会围绕涉案专利与涉案员工本职工作在技术领域、技术问题、采用技术手段三个方面逐一审查其相似性，但这里要求的“相似性”并非使用类似于侵权判定的标准，两者不需要达到完全相同或等同的程度。

从立法本意来讲，法律保护用人单位对职务发明创造的所有权，是因为用人单位在一项技术的研发上已经投入和耗费了人力物力，其中就包括为技术研发聘用相应的技术人员，并对其发放工资、奖金、提供物质条件，但技术的研发工作实际均在研发人员的掌控中，即使公司已经要求研发人员做了详尽的研发过程记录、成果汇报（很多案例中该研发记录、图纸是用人单位用以证明涉案专利与涉案员工本职工作相关的重要证据），但也很难做到该研发记录、图纸与涉案专利的技术方案完全一致，并且在“员工离职一年内申请专利”的情况下，涉案专利实际已经在涉案员工在原单位研究的成果上进行了明显改进，如果在这种情况下，司法裁判一味苛求涉案专利在技术领域、技术问题、技术手段上与涉案员工本职工作完全相同或等同，则会给涉案员工留下了较大的规避空间，甚至有可能出现技术人员刻意不研发，或已研发成功而隐瞒不报等损害原单位利益的情况，专利法意图保护用人单位研发投入成果的本意几乎无法实现。

因此，司法实践中，一般只要求两者具有一定程度的相似性，允许涉案专利在涉案员工本职工作的基础上存在延续性、传承性的特征。

【参考案例】在（2019）苏民终237号案件中，海默集团认为涉案发明“一种测量湿气中气油水三相质量流量的测量装置及测量方法”，是其前员工陈继革、徐斌在与海默集团终止劳动合同1年内作出的，与其在海默集团承担的本职工作有关的发明创造，专利申请权应归属海默集团所有，并且提供了涉案技术科研项目的资料、两名涉案员工在职期间的邮件记录作为证据。洋湃公司则认为涉案发明创造与陈继革、徐斌在海默集团的本职工作或分配的任务无任何关联性。审理过程中，二审法院将涉案专利与原告列举的立项资料、邮件记录等证据中所展现的技术方案进行了对比，从两者所属的技术领域、解决的技术问题、采取的技术手段三方面进行了一一比对，认定两者的技术领域一致、所要解决的技术问题一致，涉案员工在职期间所研究出的技术手段虽然与涉案专利相比尚不完善，也存在一定区别，但法院认为，对“相关性”的认定并不要求两者的技术内容一一对应，完全相同，苛求研发项目在研究方向、技术思路及相关原理上完全一致，既不符合技术研发的基本规律，也与法律法规只要求与本职工作或分配的工作“有关”的规定不相符。因此，不能因海默集团未在邮件讨论之后，就该研究内容继续研发形成与专利相同的技术方案，即否认两者之间的相关性。最终，法院综合认定涉案发明与陈继革、徐斌在海默集团承担的本职工作具有相关性，且是其离职后一年内作出的，申请专利的权利应属于海默集团。

规则三、应当证明除涉案员工之外的其他发明人与涉案发明创造是否具有“相关性”

专利法意义上的发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，用人单位一般通过涉案专利所载明的发明人确定涉案员工与涉案专利的关系。实践中，还有一种情形是涉案专利有多位发明人，其中包含从原单位离职的员工，也包含其他第三人。这种情况下，原告除了要证明涉案专利与涉案员工的本职工作或单位分配任务内容的“有关性”，还要证明其他发明人实质与涉案专利无关，否则法院可能会依据各位发明人对涉案专利的的贡献度，判定涉案专利为双方共有。相反的，如果可以证明其他发明人并无涉案发明创造所属技术领域的研发背景，或者被告主动承认其他发明人对涉案发明创造并无贡献，则可直接认定该发明创造为离职员工在原单位所作出的职务发明，涉案专利权归原单位所有。

【参考案例】在（2017）沪民终324号案中，原告为微创公司，其起诉纽脉公司（专利申请人）、虞奇峰（发明人）、王海山（发明人）、秦涛（发明人）四人，认为纽脉公司申请的名称为“一种心脏瓣膜输送装置”的发明专利，为其前员工王海山、秦涛的职务发明，涉案专利的申请权应当归微创公司所有。经过审理，法院认为涉案发明与王海山在微创公司任职期间的本职工作具有较强的相关性，构成职务发明，而涉案专利与虞奇峰、秦涛无关联性。涉案发明的三个发明人中，虞奇峰被列为第一发明人，而原告微创公司的证据不足以证明涉案专利申请技术系王海山个人技术成果，与虞奇峰、秦涛无关，而被告提供的证据也不足以排除王海山的技术贡献，因此法院最终认定，涉案发明创造为虞奇峰、王海山、秦涛三位发明人的共同成果，专利权权属归原告微创公司、被告纽脉公司共同所有。

用人单位通过日常规范管理可以尽量避免与员工产生权属纠纷，但经营企业难免百密一疏，如最终需通过专利权属诉讼途径维护权益，作为原告的用人单位需在诉前做好万全准备，确保“不动则已，动则稳准狠”。2021年6月1日开始施行的新《专利法》对于职务发明制度进行了进一步完善职务发明制度，受不同时期的法律和政策影响，法院对于职务发明“相关性”的裁判尺度或许存在不同，上述的三点规则为笔者通过梳理分析现有案例作出的归纳总结，以期给正在或将要面临专利权属诉讼的用人单位提供诉前准备方向和思路。