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如何认定实际发明人?
实务中出于种种原因,专利申请文件中记载的发明人并不一定是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因目前我国专利授权程序中,国家专利行政管理部门对专利申请文件中记载的发明人不作实质性审查,故专利证书上记载的发明人不能当然认为属于授权专利的实际发明人。
尤其当公司需要上市或者发生专利权属纠纷时,往往需要公司证明专利的发明人是否是实际发明人。根据《专利法实施细则》第十三条的规定,专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
根据该条规定可以看出,认定实际发明人原则是判断登记的发明人是否对发明创造的“实质性特点”作出“创造性贡献”。
一、实质性特点的判定
在主张某人为涉案专利的实际发明人,应当举证其对涉案专利的“实质性特点”进行过研发。如在冯寅绍、上海上药第一生化药业有限公司发明创造发明人、设计人署名权纠纷[(2020)最高法知民终397号]中,最高院认为虽然冯寅绍提交的有关其个人履历的证据,可以证明其参与了研发,
但该些证据中并未披露涉案专利的实质性特点,不足以证明冯寅绍对涉案专利的实质性特点作出了创造性的贡献
。因此,对于冯寅绍主张其系涉案专利的发明人的诉请不予支持。
根据《专利法》第22条第3款的规定,判定申请专利是否具有突出的实质性特点是判定该专利是否具备创造性的必要条件之一。而根据《专利法》第二十二条第一款的规定,申请专利的发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。因此,“实质性特点”是授予专利权的必要条件。
根据《专利审查指南》的规定,
发明的突出实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的
。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的,则该发明是显而易见的,也就不具备突出的实质性特点。
具体判断方法可结合三步法,即通过确定最接近的现有技术、发明的区别特征和发明实际解决的技术问题以及判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见来判定。
二、创造性贡献的认定
我国《专利法》及《专利实施细则》未对“创造性贡献”的定义进行规定,而是从反面规定了“只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人”不是发明人。司法实践中,法院认定实际发明人通常从
相关人员的学习经历、工作经历和从事的工作内容以及是否参与过研发等方面综合认定。
(一)实际发明人应当具有从事诉争专利相关领域的学习经历
1、参见(2020)最高法知民终1533号
该案中,涉案发明创造名称为“触摸显示装置的驱动电路”,申请人为磨石公司,发明人为贾一锋、夏涛,涉案专利技术的主要发明点为调制地技术与复用像素电极技术在触摸显示技术中的结合运用。
最高院在该案审理过程中认为,从记载的发明人学习经历来看,贾一锋、夏涛提交了毕业证书以证明其具备对涉案专利技术的研发能力。但毕业证书显示,
贾一锋毕业于南京大学物理学系物理学(磁学和磁性材料)专业,夏涛毕业于西华师范大学物理系,该二人专业与涉案专利技术分属不同的技术领域,不具有相关性
。
2、参见(2020)最高法知民终1551号
该案中,
涉案专利主要涉及电容式感测系统以及具有所述电容式感测系统的电子设备
,最高院经审查认为,
登记发明人刘雪春的学历背景是物理学系物理学(核物理及核技术)专业,入职信炜公司后刘雪春担任销售副总裁一职,与涉案专利所涉及的技术领域并无明显关联
,第51号复函亦载明,核物理及核技术专业没有涉及具体的电容式指纹传感技术,刘雪春在相关单位曾从事的电子技术、手机SIM卡(集成电路)、自动识别和打印技术研发均未涉及电容式指纹传感技术的研发,
刘雪春的专业学习经历和工作技术背景对涉案专利无实质性帮助
。
3、参见(2018)粤03民初270号
该案中,涉案发明创造名称为“一种嵌入式工字型线圈的无铁芯直线电机”,专利发明人为谢美容、温远强、胡一军、温标、马永超、温海桥、温东辉及温久坤等八人。
涉案专利涉及的技术领域为直线电机技术领域
,特别是指涉及一种嵌入式工字型线圈的无铁芯直线电机。
深圳中院在该案审理中发现,诉争专利记载的发明人
谢美容、温海桥、温久坤、温东辉及马永超等五人,谢美容曾经在原告处先后担任董事、监事,但是,原告既
未举证证明谢美容在入职原告公司之前具有从事与诉争专利相关的直线电机领域的从业经验或学历证明
;附随离职申请表一并提交的温久坤的个人履历表、温东辉的入职登记表和马永超的个人信息表,
其上记载的内容均无从显示该三人在入职原告之前具有从事与诉争专利相关的直线电机领域的从业经验或学历证明
。结合其他因素,
深圳中院在该案审理中综合
认定其对诉争专利的实质性特点没有作出创造性贡献。
(二)实际发明人应当具有从事诉争专利相关领域的
工作经历和研发积累
1、参见(2020)最高法知民终1553号
最高院在该案中审理中发现,
从刘雪春工作经历来看
,在2014年10月20日之前,
无证据证明刘雪春具有与涉案专利技术相关的工作经历和研发积累
。信炜公司、莫良华、刘雪春上诉主张,刘雪春任职亚耕公司期间的工作经历对涉案专利技术的研发产生了实质性的帮助,但
未提交证据证明亚耕公司进行了与涉案专利有关的研发工作
。此外,刘雪春在2015年以前未提交过任何与涉案专利技术相关的专利申请。因此,最高院在该案中认为刘雪春并无与涉案专利技术相关的工作经历。
2、参见(2020)最高法知民终1529号
该案中,涉案专利记载的发明人贾一锋、夏涛在涉案专利的申请日2015年12月3日之前,
无证据证明其具有与涉案专利技术相关的工作经历和研发积累
。贾一锋称在土耳其伟视博上海分公司的工作经历对涉案专利的技术研发有帮助,涉案专利技术系其2015年2月至5月在该公司工作期间,利用业余时间所研发。但贾一锋并
未提交证据证明其在该公司的工作经历,以及该工作经历中存在足以对其带来技术启发的具体工作内容
。此外,其在2015年以前未提交过任何与涉案专利技术相关的专利申请。因此,最高院在该案中认为刘雪春并无与涉案专利技术相关的工作经历。
(三)实际发明人应当实际参与过诉争专利的研发
1、参见(2020)最高法知民终1550号
该案中,最高院在审理中认为,对于涉案专利的研发过程,刘雪春虽提交了部分研发手稿、技术交底书等作为证据,但其形成时间无法确认。此外,刘雪春亦
未提交任何证据证明其在研发过程中存在研发性投入等以对其研发过程予以佐证。
2、参见(2019)最高法知民终800号
该案中,最高院根据审理查明事实,认定杨斌、赖远强对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献,是涉案发明创造的发明人。理由之一是根据万孚公司提供的证据,2015年7月至2016年4月期间,杨斌是万孚公司微流控二组项目负责人主持血气分析项目的开发工作,在其发送给王继华的多份邮件中显示:
杨斌作为项目负责人同时也是试剂负责人,赖远强是项目的结构负责人,谢堂开是项目的软件负责人,卢银辉是项目的硬件负责人,可以证实杨斌、赖远强参与了血气分析项目的发明创造活动。
3、参见(2020)最高法知民终670号
该案中,涉案专利记载的发明人王京旭不具备涉案专利所涉技术领域的专业背景,在涉案专利申请前也未从事过相关技术领域的研发工作。对此,最高院认为…最后,
王小辉也未提供任何与技术研发相关的在研发过程中形成的相关图纸或实验或其他记录等对其研发过程予以证明
。综上,现有证据不足以表明王京旭或王小辉对涉案专利作出了实质性贡献,其并非涉案专利实际发明人。
综上,人民法院在相关案件中认定实际发明人时,首先从涉案专利所属的技术领域出发,结合登记发明人的毕业证书、技术职称等方面判断其学习经历是否与涉案专利的技术领域相关;其次结合登记发明人的工作经验、工作履历以及是否具有相关领域的其他专利等方面判断其是否具有涉案专利相关的工作经历和研发积累;再次要求登记发明人陈述其研发涉案专利的过程,并结合其提交的证据判断其是否对涉案专利有研发性投入;最后综合判断登记发明人是否具备研发涉案专利技术的能力以及是否对涉案专利作出了创造性贡献。
三、结语
需要指出的是,专利著录事项中所记载的发明人信息具有公示效力
,
在无其他相反证据予以推翻的情况下,应认定专利著录事项中记载的发明人即为专利的实际发明人。
在认定相关人员是否为涉案专利的实际发明人时,人民法院亦非仅仅考量某一因素,而是将根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条、第八十八条的相关规定,
全面、客观地审核案件的全部证据
,运用逻辑推理和日常生活经验,从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。
除以上因素外,结合案件具体情况,实际发明人的认定还可能从涉案专利的研发时间、研发难度、相关技术人员的岗位职责等因素进行考量。
因此,企业在登记专利发明人时,应尽可能将实际研发人员登记为专利发明人,并将相关研发资料妥善保存。对刚入职的技术人员,应当审查其履历,并重点关注其在原工作单位的职务和工作经历,避免陷入专利权属纠纷。